Baggrund

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i patentlovens §§ 11 og 82 er hjemmel til at afdele en dansk patentansøgning fra en europæisk patentansøgning.

Parternes uenighed opstod i forbindelse med en patentansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen den 13. november 2014, hvor der blev ansøgt om et dansk patent afdelt fra en europæisk patentansøgning indleveret den 16. september 2004.

Reglerne om afdeling, Patentlovens § 11

Det følger af PL § 11, at såfremt der ansøges om patent på en opfindelse, som fremgår af en af ansøgeren tidligere indleveret patentansøgning, der ikke er endelig afgjort, skal den senere ansøgning, på ansøgerens begæring, anses som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvoraf opfindelsen fremgår, indkom til patentmyndigheden.

PL § 11 skal ses i sammenhæng med PL § 10, som kan gøre det nødvendigt at opdele en patentansøgning i flere ansøgninger, fordi der i samme patentansøgning ikke må ansøges om patent på to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser.

PL § 11 har den effekt, at en senere afdelt ansøgning, i forhold til blandt andet patentlovens nyhedskrav jf. PL § 2, bliver bedømt i forhold til tidspunktet for indlevering af den oprindelige patentansøgning. Herved undgås, at opfindelsens nyhed lider skade.

Sø- og Handelsrettens dom

Ved dommen af 24. januar 2018 skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvorvidt ovennævnte regler finder anvendelse, når den oprindelige patentansøgning er indleveret som en europæisk patentansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed.

Det bemærkes, at dommen er afsagt med dissens.

Flertallet udtaler, at Den Europæiske Patentkonvention og patentloven er to forskellige og uafhængige regelsæt, hvori samspillet er reguleret særskilt – herunder i PL § 88. Den nuværende regulering taler altså i mod, at der kan eksistere andre hjemmelsgrundlag (Læs: PL § 82) til, at en europæisk patentansøgning kan overgå til at være en national dansk ansøgning. Dette på trods af, at det direkte fremgår af PL § 82, stk. 1, at en europæiske ansøgning fra indleveringsdagen, skal have samme virkning her i landet som en dansk patentansøgning.

Flertallets afvisning af at tillægge PL § 82 betydning begrundes med en ordlydsfortolkning, hvorefter flertallet forstår bestemmelsen således, at den kun omhandler virkningen af selve ansøgningen, og ikke hvilke regler den videre behandling skal ske efter.

Sø- og Handelsretten afviser på det grundlag, at en europæisk patentansøgning kan afdeles til en dansk national patentansøgning, hvorefter Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Flertallets fortolkning af PL § 82 medfører, at patentlovens kapitel 2 om patentansøgninger og deres behandling mv. ikke finder anvendelse på sagens omstændigheder. Fortolkningen må anses som en restriktiv fortolkning af bestemmelsen PL § 82, som definitivt udelukker, at PL § 11 kan anvendes i det foreliggende tilfælde.

Mindretallet udtaler, at der i medfør af patentlovens § 11, jf. § 82 findes hjemmel til, at en europæisk patentansøgning kan anvendes som grundlag til afdeling af en dansk patentansøgning.

Mindretallet når herved frem til det modsatte resultat.

Mindretallets begrundelse omfatter ligeledes spørgsmålet om fortolkningen af PL § 82. Deres fortolkning er dog væsentlig anderledes, idet det af de pågældende dommere lægges til grund, at PL § 82 ikke kan pålægges en indskrænkende fortolkning – som forudsat af flertallet. Den indskrænkende fortolkning afvises, idet der ikke kan findes belæg for en sådan fortolkning i forarbejderne. Herudover ligges der vægt på, at ordet ”bl.a.” direkte er nævnt i bestemmelsens ordlyd om sine egne virkninger, hvilket altså taler for yderligere anvendelsesmuligheder.

Konklusion

På trods af dissensen, må det konkluderes, at Sø- og Handelsretten ikke finder grundlag for at fastslå, at patentlovens § 11 eller § 82 indeholder hjemmel til at afdele en dansk patentansøgning fra en europæisk patentansøgning.

Læs Sø- og Handelsrettens kendelse her.

Eventuelle spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Claes Wildfang på cwi@dahllaw.dk